O INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial deferiu à Osklen o primeiro pedido de marca de posição[1] desde que a modalidade foi regulamentada no país através da Portaria 37/2021, na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 2646, em vigor desde 1º de outubro de 2021.
Esse novo modelo de registro de marca, no entanto, não é algo inédito. Em outros países, como os membros da União Europeia e os Estados Unidos, essa situação já era contemplada pela legislação. No Brasil, no entanto, o direito de marcas e propriedade intelectual ainda é um campo pouco explorado. Portanto, essa regulamentação significa um grande avanço para o sistema e abre portas sobre o limite de proteção de marca.
Mas, afinal, o que é uma marca de posição?
De acordo com a Nota técnica INPI/CPAPD 02/2021, marca de posição é:
“aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, resultando em conjunto capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins”, sendo que “o sinal aplicado ao objeto suporte pode ser composto por: palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas ou a combinação destes”[2]
Já na Portaria que regulamentou este tipo de registro, considera-se marca de posição:
“aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.”[3]
Corroborando com estes entendimentos, o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) aceitou o pedido de marca de posição, descrita da seguinte forma:
“a marca é uma marca de posição. Consiste em um elemento figurativo colocado na superfície externa da parte superior de um sapato, estendendo-se longitudinalmente do centro do punho do sapato até a sola. A linha pontilhada mostra a posição da marca registrada, e não faz parte da marca.”
Ou seja, marcas de posição são marcas registradas que representam uma maneira específica de como a marca é colocada no produto, possuindo uma identidade não só visual, mas também geográfica. Enquanto marcas figurativas são aquelas representadas por desenhos, imagens e afins, a marca de posição é aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de tal modo que, a posição do sinal em si, permite a distinção de um produto em relação a outros.
Esse tipo de registro integra as chamadas “marcas não tradicionais” e é muito comum na indústria da moda e de eletrônicos portáteis, mas pode ser expandido para diversos outros campos, como brinquedos, veículos e até mesmo softwares, pois, em um mercado cada vez mais competitivo, onde as marcas disputam uma atenção difusa e reduzida do consumidor, se torna imprescindível qualquer possibilidade de reconhecimento e destaque automático, sendo as características dos produtos de uma empresa, parte integrante e indissociável de sua representação perante a sociedade e seus clientes, sendo uma excelente opção para quem busca exclusividade e fácil fixação visual na mente do público.
Contudo, não são todos os formatos que podem ser registrados como marca de posição. De acordo com o Art. 1º, I e II, da Portaria regulamentar 37/2021[4], para que uma marca de posição seja registrada, é necessário que o conjunto distintivo: 1) Seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e 2) A aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.
Além destes critérios objetivos, o INPI ainda solicita que o conjunto distintivo que se pretende regulamentar seja colocado em um local de posição não convencional, não vulgarizado pela concorrência e seja facilmente reconhecido pelos consumidores como já característico da marca que pretende realizar o registro.
É importante entender que esta proteção legal se refere à marca em si e não ao design do produto, portanto, os itens 7 e 8 da Nota Técnica INPI/CPAPD 02/2021[5], estabelecem que no momento de registro de marca de posição, o suporte deve ser representado em linhas pontilhadas ou tracejadas, com o objetivo de evidenciar a marca aplicada no suporte. Também deve ser apresentado no documento um texto com a descrição da marca, cujo intuito é reforçar o que efetivamente se busca proteger por meio da solicitação.
De acordo com os documentos também, até que o sistema de registro do Instituto ofereça a opção específica, o protocolo no INPI deve ser feito como marca tridimensional, indicando que se trata de pedido de registro de marca de posição.
Como anteriormente, os requerentes se valiam de pedidos de registro sob a apresentação figurativa para tentar proteger de sinais que se tratavam, na prática, de marcas de posição, o que não conferia a devida proteção na prática, os pedidos anteriores que se enquadrem como marca de posição tiveram prazo para as alterações necessárias e o exame de mérito de todos os pedidos de registro de marca de posição iniciou depois da adaptação básica necessária nos sistemas do Instituto.
Desde que foi regulamentada a marca de posição no Brasil, 244 pedidos já foram feitos. Destes, 11 foram apreciados e apenas um foi deferido. A Osklen, marca carioca criada em 1989 por Oskar Metsavaht e uma das pioneiras de moda sustentável no Brasil, foi a primeira empresa a conseguir o deferimento de um pedido de marca de posição pelo INPI. Neste caso, a proteção recai sobre os famosos três ilhoses posicionados na parte frontal dos tênis, um elemento característico dos calçados da marca e sem qualquer caráter funcional, tratando-se apenas de uma forma de identificar os seus produtos.
Entre marcas de posição já protegidas internacionalmente, encontram-se exemplos clássicos como a sola vermelha dos sapatos da marca Louboutin, a letra “M” característica da marca de fast food Mcdonalds e a escrita característica da logo do nome da Barbie, a boneca.
A regulamentação deste tipo de marca pela legislação brasileira, bem como o primeiro deferimento de um processo, traz o sistema de propriedade industrial no Brasil a um patamar mais moderno e avançado, tornando mais robustos nossos mecanismos de proteção às marcas que se enquadram nessa categoria.
[1] Decisão no pedido de registro de marca no. 830621660, publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) no. 2731, de 09/05/2023.
[2] Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, disponível em >https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf<
[3] PORTARIA /INPI /PR Nº 37, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021, disponível em >https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/9/74E340A5DBFFDF_PortariaINPIMarcadePosio.pdf<
[4] PORTARIA /INPI /PR Nº 37, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021, disponível em >https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/9/74E340A5DBFFDF_PortariaINPIMarcadePosio.pdf<
[5] Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, disponível em >https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf<
